Ist das Markenrecht zur Parodie geworden?

Jan 17, 2024

von Dennis Crouch

Der Oberste Gerichtshof hat kürzlich seine markenrechtlich geschützte Stellungnahme Jack Daniel's Properties, Inc. gegen VIP Products LLC herausgegeben und den Neunten Gerichtsbezirk einstimmig zugunsten des angeklagten komödiantischen Nachahmers geräumt. Richter Kagan gab die Stellungnahme des Gerichts mit übereinstimmenden Meinungen von Richter Sotomayor und Richter Gorsuch ab. Die Auffassung ist, dass der Erste Verfassungszusatz keine besondere Prüfung in Fällen erfordert, in denen es sich bei der angeklagten Tätigkeit um „die Verwendung von Marken als Marken“ handelt. Vielmehr gelten in dieser Situation der Markenbenutzung die üblichen Grundsätze des Markenrechts. Das Gericht bot die Möglichkeit an (entschied jedoch nicht), dass eine verschärfte Situation auch in anderen Situationen gelten könnte, etwa bei der Verwendung der Marke eines anderen als Bildmaterial oder für Kritik usw.

Das Hundespielzeug von VIP ähnelt einer Whiskyflasche von Jack Daniel's, mit einigen angeblich humorvollen Veränderungen. Jack Daniel's Properties, dem die Marken gehören, forderte VIP auf, den Verkauf des Spielzeugs einzustellen, was dazu führte, dass VIP eine Feststellungsklage beantragte, dass ihr Produkt die Markenrechte von Jack Daniel's weder verletzte noch verwässerte. Das Bezirksgericht schloss sich dem Markeninhaber an, nachdem es zu dem Schluss gekommen war, dass VIP-Produkt die Merkmale von Jack Daniel's nutzte, um die Quelle ihrer eigenen Produkte zu identifizieren. Im Berufungsverfahren revidierte der Neunte Gerichtsbezirk seine Entscheidung und wandte den Rogers-Test an, der eine verschärfte Prüfung in Situationen ermöglicht, in denen eine Marke gegen „ausdrucksstarke Elemente“ eingesetzt wird, die nach dem Ersten Verfassungszusatz schutzfähig sind. Siehe Rogers v. Grimaldi, 875 F. 2d 994 (2nd Cir. 1989). Nach etwas mehr Verfahren erreichte der Fall schließlich den Obersten Gerichtshof mit einer Frage, die sich auf den Rogers-Test konzentrierte. Das Gericht versuchte, eine etwas enge Entscheidung zu treffen:

Ohne zu entscheiden, ob Rogers in anderen Zusammenhängen Verdienst hat, sind wir der Meinung, dass es nicht [eines Schwellenwerts] bedarf, wenn ein mutmaßlicher Rechtsverletzer eine Marke in der Art und Weise nutzt, die dem Lanham Act am meisten am Herzen liegt: als Herkunftsbezeichnung für die eigenen Waren des Rechtsverletzers.

Slip Op. Hier stellte das Gericht fest, dass VIP die Marke als Quellenidentifikator nutzte. Dies bedeutet, dass es für VIP keine besondere Ausrede nach dem Ersten Verfassungszusatz gibt. Allerdings gibt es im einheitlichen Markenrecht bereits einige Ventile für die freie Meinungsäußerung, etwa die Ausnahme für Parodie. Der Oberste Gerichtshof verwies den Fall an die unteren Instanzen zurück, um zu prüfen, ob VIPs „Bemühungen, Jack Daniel's lächerlich zu machen“, eine Entschuldigung in der „Standard-Markenanalyse“ darstellen.

Das Markenrecht sieht einen besonderen Klagegrund für Big Player mit „berühmten Marken“ nach den Doktrinen der Verwässerung und Pfändung vor. Das Markengesetz sieht eine Ausnahme zur fairen Verwendung vor, diese gilt jedoch nur in Situationen, in denen es sich bei der vorgeworfenen Verwässerung/Schmutzung um eine Verwendung „anders als als Quellenangabe“ handelt. Hierbei handelt es sich um eine engere Ausnahme als die, die auf der Grundlage richterlicher Gesetze in traditionellen Fällen von Markenverletzungen möglich ist. Und der Oberste Gerichtshof entschied, sich an das Gesetz zu halten – mit der Feststellung, dass der VIP keinen Anspruch auf faire Nutzung der Verwässerung/Befleckung erheben kann, da die Verwendung des JD-Zeichens als eigene Quellenkennung erfolgte.

Entscheidend ist, dass der [gesetzliche] Fair-Use-Ausschluss [zur Verwässerung] seinen eigenen Ausschluss hat: Er gilt nicht, wenn die Nutzung „als Quellenangabe für die eigenen Waren oder Dienstleistungen der Person“ erfolgt. §1125(c)(3)(A). In diesem Fall kann keine Parodie, keine Kritik oder kein Kommentar den angeblichen Verwässerer retten. Es besteht in jedem Fall eine Haftung.

Ausweis. Dies ist ein großer Segen für diejenigen, die bereits an der Macht sind.

Die Meinung von Richter Kagen war für das einstimmige Gericht. Fünf der Richter unterzeichneten jedoch auch eine der übereinstimmenden Stellungnahmen.

Richter Sotomayor, zusammen mit Richter Alito, schloss sich der Mehrheitsmeinung an, schrieb jedoch separat, um die Notwendigkeit der Vorsicht im Zusammenhang mit Parodien und anderen Verwendungen, die Bedenken hinsichtlich des Ersten Verfassungszusatzes implizieren, hervorzuheben. Sie betonte das potenzielle Risiko, Umfragen in mutmaßlichen Fällen von Markenverletzungen im Zusammenhang mit Parodie unkritisch oder unangemessen zu gewichten. Sie argumentierte, dass Umfragen lediglich als ein Teil der vielschichtigen Analyse der Verwechslungsgefahr verstanden werden sollten und dass Gerichte die Methodik und Repräsentativität von Umfragen sorgfältig prüfen sollten.

Richter Gorsuch, zusammen mit den Richtern Thomas und Barrett, schloss sich ebenfalls der Mehrheitsmeinung an. Gorsuch schrieb separat, um zu betonen, dass die Vorinstanzen Rogers gegen Grimaldi mit Vorsicht behandeln sollten. Er stellte fest, dass die Entscheidung des Gerichts vieles über Rogers unberücksichtigt lässt, einschließlich der Frage, woher der Rogers-Test kommt und ob er in allen Einzelheiten korrekt ist. Er forderte die unteren Gerichte auf, sich auf diese ungelösten Fragen einzustellen.

Schalten Sie im nächsten Semester ein, um mehr über TM/Sprache zu erfahren : Der Oberste Gerichtshof stimmte kürzlich der Anhörung des Falles In re Elster zu, in dem es um den kalifornischen Anwalt Steve Elster geht, der versucht, den Satz „Trump too small“ als Marke zu schützen, eine Anspielung auf eine Verspottung von Senator Rubio während des Präsidentschaftswahlkampfs 2016. Elsters Absicht war es, den Satz auf T-Shirts zu verwenden, um die Botschaft zu übermitteln, dass seiner Meinung nach einige Aspekte von Präsident Trump (sowie seine Politik) winzig seien. Das USPTO lehnte den Antrag jedoch mit der Begründung ab, dass es verboten sei, Marken, die eine bestimmte lebende Person identifizieren, ohne deren schriftliche Zustimmung einzutragen. Das Bundesgericht entschied zugunsten von Elster – und schloss damit praktisch an die früheren Fälle Tam und Brunetti des Obersten Gerichtshofs an und betrachtete die Verweigerung der Registrierung als Verstoß gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung. In der Petition der Regierung an den Obersten Gerichtshof wurde argumentiert, dass Elster sich aus mehreren wichtigen Gründen von Tam oder Brunetti unterscheidet: (1) Das Verbot, den Namen einer anderen Person zu registrieren, stellt einen wirksamen Schutz der konkurrierenden Rechte auf Privatsphäre/Öffentlichkeit der anderen Person dar Person; und (2) das Verbot ist gedankenneutral und sollte daher weniger genau überprüft werden.

Rechtsprofessor an der University of Missouri School of Law. Alle Beiträge von Dennis Crouch anzeigen →